EPCにおける補正

1. 原則

EPC下の補正にはG2/10で示されたGold standardと呼ばれる以下のような絶対的基準があります：

当業者が、技術常識を用い、出願日を基準として客観的に見た場合に、出願時のこれらの書類全体から直接かつ一義的に導き出すことのできる事項の範囲内でのみ行うことができる。

原則としては日本の基準（当初明細書等の記載から自明な事項）と大差はないと思います。

2. 背景にある考え方

補正基準の背景にあるコンセプトとして、G1/93を引用したGL H-IV, 2.1に以下のように記載されています：

EPC第123条(2)の根底にある考え方は、出願人が、出願時の出願書類に開示されていない事項を追加することによって、自らの立場を有利にすることは許されない、というものである。

これらは大前提として把握しておくことが重要ですが、このレベルの基準はまだ概念的であり、具体的基準は見えないと思います。

以下では、GLに記載の具体的基準を見ていきます。

3. 明細書の記載に基づく補正の基準：Intermediate Generalization

中心となる具体的基準として、何よりも、明細書の開示を根拠に補正する場合に適用されるIntermediate Generalization（中間的一般化）を押さえておかなければなりません。

3.1 ガイドラインの記載

EPC GL H-V, 3.2.1には、以下のように記載されています：

特徴の組合せとして取り出した特徴によって請求項を限定することがEPC第123条(2)の要件を満たすかどうかを評価する際、出願時の出願内容を、別々の実施形態に属する個々の特徴を組み合わせて、特定の組合せを人為的に作り出すための貯蔵庫とみなしてはならない。

特定の実施形態から特徴を取り出して請求項に追加する場合、以下のことを確認しなければならない。

– 当該特徴が、その実施形態の他の特徴と関連しておらず、また、不可分に結び付いていないこと。

- (省略)

上記記載から、EPCではある特徴が「組み合わせ」（すなわち、まとまり）として開示されているかを重要視していることが分かります。

そして、

実施例を跨いだ特徴の組み合わせは、それらの具体的組み合わせが一義的に導けない限り、禁止される
特定の実施例内の特徴であっても、その特徴が他の特徴と関連しない場合に限って、その特徴を取り出してクレームに記載することが許される

という基準を提示しています。

3.2 Intermediate Generalizationの例

1.については、おそらく例を挙げなくても理解できると思います。実施例1がA+B+C、実施例2がA+B+Dの場合、A+B+C+Dとしてはいけない、といった類のものです。明細書冒頭や締めにおいて「本開示の範囲内で任意に組み合わせ可能である」といった一般的記載では足りません。

2.の実例に基づいたモデルケースを、分かりやすいように日本語でひとつ示してみます。

[原クレーム]

被乾燥物を収容する筐体と、前記筐体内に空気を送るファンと、前記空気を加熱するヒータとを備える乾燥装置。

[補正クレーム]

被乾燥物を収容する筐体と、前記筐体内に空気を送るファンと、前記空気を加熱するヒータとを備え、筐体内の温度が所定温度に達すると、ヒータの出力及びファンの回転数を下げる乾燥装置。

[明細書の開示（補正の根拠と主張する部分に下線）]

本実施形態の乾燥装置は、被乾燥物を収容する筐体と、筐体内に空気を送るファンと、空気を加熱するヒータとを備える。筐体内の温度が所定温度に達すると、まずヒータの出力を下げる。そして、ファンの回転数を下げる。ヒータ及びファンは、運転量を半減する。具体的には、ヒータの出力及びファンの回転数を通常運転時の40％から60％程度にする。筐体の前面には、被乾燥物を出し入れするための扉が設けられている。

どうでしょうか？米国および日本では認められそうな補正ではないでしょうか。

しかし、このモデルとなったケースでは、EPOの審判部は、以下の理由により、unallowable intermediate generalizationに該当し、補正要件違反であると判断しています：

「まず」ヒータの出力を下げ、「その後」ファンの回転数を下げる、という順序がクレームで欠落している
ヒータの出力、及びファンの回転数、それぞれを「約半分（40%-60%）」に下げる、という程度がクレームで欠落している

従って、明細書にはヒータとファンの調整が、その順序と程度との組み合わせとして開示されているにもかかわらず、その調整部分のみを取り出しているため、開示した内容よりも自らの立場を有利にする内容に該当し許されない、ということになります。

3.3 EPCで求められる補正対応

従って、上記のような補正をEPCのもとでするならば、たとえば明細書において、

ヒータの出力とファンの回転数の調整を時系列的に書かない、もしくは時系列的調整が例示（オプション）であることを別途明記
調整の具体的数値は例示であって、筐体内の温度が所定温度に達してそれぞれ下方調整を開始することで技術的効果が発生する（程度は不可欠な要素でない）ロジックを明記

しておくことが必要です。

このように、出願人がEPCのもとで補正の対応をする場合には、通常

補正を含む特徴ごとに補正の根拠となる文章を引用し、
クレームアップした文言に対応する部分に下線を引き、
文言サポートを逸脱する場合はその理由付け（オプションであるなど）を付加する

という丁寧な対応が求められます。

他の管轄で認められうる「クレーム1の補正は段落[0010],[0012],及び[0020]に基づきます」といった内容では、文言レベルで一致するなど、補正の根拠が一見して明確でない限り、補正の適法性を説明するには不十分です。

なお、ルールとしては文言サポートは要求されていません（GL H-IV, 2.2）。しかし実際には、上記intermediate generalization禁止の基準があるため、文言サポートに近い程度の補正（上記モデルケースだと、「まずヒータの出力を下げ、その後ファンの回転数を下げる」）が必要となることが少なくありません。

4. 明細書以外に基づく補正

4.1 EPC GL H-V, 3.2は、限定的減縮補正について、以下のように記載しています：

クレームは、例えば以下の追加の特徴を含めることによって限定することができる。

(a) 限定対象のクレームに従属していた従属クレームに記載された特徴

(b) 明細書に記載された特徴（H‑V, 3.2.1参照）

(d) 独立クレームを従属クレームに変更することによって生じる特徴

上記セクション3で示したのは、(b)の明細書に基づく補正です。

注目すべきは、限定的減縮補正に関して、EPC GL H-V, 3.2において項目を列挙する一方、その直後のセクションH‑V, 3.2.1で (b)の明細書に基づく補正（Intermediate Generalization）の詳細説明をし、図面に基づく補正についてもH-V,6で詳述されているにもかかわらず、(a)の従属クレームに基づく限定的補正はEPCガイドライン全体を通してこのH-V, 3.2においてしか言及されていないことです。

つまり、従属クレームによるクレームの補正はそれが限定的減縮に該当する限り、原則として、Intermediate Generalizationのような組み合わせの説明なしに認められる補正であることが示唆されています。従属関係で繋がった原クレームは、組み合わせとして開示されているというわけです。

4.2 (c) 図面に基づく補正についての詳細は省略しますが、EPCにおいて図面のみからの補正はかなり困難であることが一般的です。

4.3 (d) の独立クレームを他の独立クレームに従属させる場合も限定的減縮になりますが、独立した技術的特徴が組み合わせられるため、H‑V, 3.2.1（Intermediate Generalization）に準じた補正の根拠（例えば、各独立クレームに対応する実施例1と2の組み合わせがサポートされている）を示す必要があります。

5. 有効な実務的対応策

5.1 以上のように、Intermediate Generalizationがあるため、補正の自由度が大きく制限され、補正の対応にも時間を要します。

しかし、上記セクション4.1で示した内容（従属クレームによる減縮）を活用すれば、この組み合わせの呪縛から解放されます。

従って、Intermediate Generalization対策は「当初クレームをマルチマルチクレームでつなげておく」の一択と言っても過言ではありません。

Intermediate Generalizationの問題は拒絶、審判、異議、などすべての手続きで追及され、常に不安定でありかつ多大な労力を要する一方で、当初クレームの組み合わせの補正であれば「新クレーム1は、原クレーム1+2であり、直接的かつ一義的に導き出せる」で足ります。

例として、審決T 2008/18 (31.05.2021)は、当初クレームの組み合わせ補正に対して、以下のように簡潔に述べているだけです：

補助請求1のクレーム1は、当初出願の内容を超える事項を含まない。実際、これは当初クレーム1、2、4及び12の直接の組合せであり、そのようなものとして当初から明示的に開示されている。

5.2 これに対して、もし独立クレームにのみ従属させるUSスタイルで出願すると、5.1で示した効果は限定的となります。

例えば、独立クレームが1つで、合計15のクレームからなるUSスタイルのクレームで出願し、クレーム1+2とする補正をしたとします。

この場合、新クレーム1は、上記4.1で示した考え方により原則として補正違反はありません。

しかし、新クレーム1と新クレーム2-14の13個の新たな組み合わせ（新CL1+2, 新CL1+3, … 新CL1+14）が、明細書でサポートされていることの個別の説明が要求され、これができないと補正違反となります。

5.3 日本の出願人が困るのは、日本の特許出願においてマルチマルチクレームが禁止されたことです。この禁止措置以前は、マルチマルチクレームでの出願が当然でしたので、セーフティネットとして機能していました。

しかし今は、JPスタイルを順守した日本出願を基礎としてEP出願すると、優先権の遡及効に影響を及ぼします。

そこで有効となるのは、マルチマルチクレーム形式の記載を明細書の最後などに含めておくこと（claim like clauseといいます）です。いわゆる、リクレームです。

項目と称した番号を付したクレーム形式の記載が項目番号でマルチマルチに連結されていることにより、特徴の組み合わせが担保されることとなります。

ただし、これは実務的に有効な手段でありますが、ガイドラインなどで公式に認められたものではないことに留意しておく必要があります。例えばもし「その組み合わせは実際に機能するか否かにかかわらず形式的に連結しているだけであり、技術的に意義のある組み合わせとして詳細な説明に実際に開示が必要がある」というような指摘を受けて審査部に受け入れられなければ、審判等で補正要件を争わなければならないという可能性も一応考えられます。

とはいえ、これまでの経験によれば、リクレームで従属関係があるがクレームでは従属関係のないクレームを組み合わせることに難色を示す審査官がおり、余分な局通知を受け取ることがあった程度です。この場合でも、リクレームで連結されていることを丁寧に説明することで何れも主張が受け入れられており、リクレームに基づく特徴の組み合わせが否定された経験はありません。したがって、今のところは実務上この対応で十分であると言えます。

具体的には、PCT出願時のクレームをマルチマルチにしておいてそのままEP移行してもよいですし、US/JPスタイルクレームであっても、明細書にリクレームを含めたJP出願に基づいて優先権を主張したEP出願であれば、EP出願時にリクレームに基づきマルチマルチクレームに補正しておくという対応で十分です。

5.4 リクレームの記載は、明細書を参酌して許可クレームの権利範囲を解釈する際にその範囲を不明確にするという理由で、通常、許可通知が発行されるまでに削除を求められます。若しくは審査官が職権で削除します。

しかし、補正の可否は「当初出願」の開示に基づいて判断されます（Art. 123(2) EPC）。その後リクレームが削除されても、当初出願の内容が変わるわけではないため、リクレームに基づくクレームアップ補正には影響しません。

ただし、分割出願では、リクレームによる組み合わせの開示を維持するため、親出願で削除したリクレームを分割出願の当初明細書に含めておく必要があります。また、親出願がリクレームを含まず、マルチマルチクレーム形式で組み合わせを担保して出願していた場合には、その当初クレームをリクレームとして分割出願の明細書に含めておくことが重要です。

5.5 なお、マルチマルチクレームによるセーフティネットは補正要件にとどまり、別途多くの問題が生じうる明瞭性について有効という訳ではありません。

例えば、クレーム1+2とする補正をしても、技術的効果を奏するために不可欠な要素が欠如している、といった明瞭性違反は頻繁にあります。

また、技術的に組み合わせ不可能であるにもかかわらず、形式的にのみマルチマルチクレームとして連結した場合も、そもそも明瞭性違反が存在するため、これらを組み合わせる補正をすることはできません。

6. まとめ

この記事ではEPCにおける補正の考え方と最も有効な対応策について書きました。

米国や日本の出願をメインとして扱っている実務家が欧州出願で「補正及び明瞭性」と「新規性及び進歩性」の両方の拒絶理由を含む局通知を受けとった場合、前者と後者に割く労力の比率を7:3くらいで前者に比重を置くべき、くらいの心構えで対応するようにすれば、バランスがよいと思います。

実際のところ、どちらも等しく重要でありますが、「新規性及び進歩性」については日米の実務家でも理解しやすく、「課題解決アプローチ」の概要で示したように、差別化特徴とその技術的効果をしっかり提示することに留意しておけば、それほど困惑することはありません。

上記のことを理解すれば、欧州権利化の補正という点で基本を押さえた実務家と言えますし、局通知に込められた審査官の意図もよく理解できるようになり、代理人とのやりとりもスムーズになるでしょう。